淺論技術問題在創造性判斷中的作用

2010-05-16

文/集佳知識產權代理有限公司　潘煒

　　一、引言
　　根據專利法第二十二條第一款的規定，授予專利權的發明和實用新型應當具備新穎性、創造性和實用性。其中創造性是指同申請日以前已有的技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型有實質性特點和進步。

　　在審查指南第二部分第四章進一步明確了什么是“突出的實質性特點”和“顯著的進步”以及如何對此進行判斷。具體而言，審查指南將發明有突出的實質性特點通過正反兩個方面表述為“發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的。如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點”；將發明有顯著的進步表述為“發明有顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果”。

　　盡管滿足創造性要求兩個條件，即“具有突出的實質性特點”和“顯著的進步”，但是由于評價發明是否具有顯著的進步相對而言比較容易，因此，實際上在判斷發明是否具有創造性時，重點和難點在于判斷發明是否具有突出的實質性特點。進一步地，判斷本發明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷對本領域的技術人員來說，本發明相對于現有技術是否顯而易見。目前，判斷創造性的較為普遍并且可操作性較強的方法為三步法：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

　　對于第三步，具體而言，要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。

　　在審查指南中舉例概括了兩種情況：（1）區別技術特征為公知常識，（2）區別技術特征在一份或另一份對比文件中公開并且所起的作用與在本發明中所起的作用相同。在上述兩種情況下，通常（注意，這里是“通常”而非“一定”）認為現有技術中存在技術啟示，即要求保護的發明對于本領域的技術人員來說是顯而易見的。

　　值得一提的，三步法只是創造性判斷中最常采用的方法，而非唯一的方法。對于審查員而言，采用三步法可以提高檢索的效率和命中率，但是從目前接到的審查意見通知書可以看出，審查員對三步法的使用趨于僵化，往往是直接地簡單地套用三步法來判斷一項發明的創造性，反而偏離了創造性判斷的本質“非顯而易見性”。

　　二、技術問題在創造性判斷中的作用

　　一般而言，做出一項發明創造通常會首先提出或者發現技術問題，然后再去解決該技術問題并提出新的技術方案。因此，筆者認為提出或者發現技術問題以及解決該技術問題并提出技術方案這兩個方面都應該是判斷一項發明是否具有創造性所應該考慮的因素。忽略前者往往會導致“事后諸葛亮”的錯誤。換言之，筆者認為判斷一項發明是否顯而易見包括了提出或者發現本發明要解決的技術問題是否顯而易見以及解決該技術問題所采用的技術方案是否顯而易見兩個方面，二者中只要其一是非顯而易見的，則應該認為該發明是非顯而易見的。

　　特別是，在創造性判斷的三步法中的第二步和第三步中，要確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題，并且使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。由于以上判斷步驟是在審查員理解了本發明之后所進行的判斷過程，所以這兩個步驟本身只考慮了解決技術問題的動機和所采用的技術方案，但是卻忽略了提出或者發現技術問題中所包含的非顯而易見性。在很多情況下，一項發明的難點往往在于提出或者發現技術問題，一旦該技術問題明了，則解決方案對于本領域技術人員而言可能非常簡單或明顯。此時簡單地套用三步法往往會得出發明是顯而易見的錯誤結果。

　　下面，將通過幾個具體示例對特定情況下“技術問題”在創造性判斷中所起的作用進行一些探討。

　　示例一：本領域技術人員提不出技術問題
　　要求保護的發明涉及一種曲面椅，椅子的座面為下凹的弧形并與人體的外形相一致，在座面的最低處設置有一個漏水孔。

　　該發明的背景是，這種曲面椅常用于露天場合，由于雨水、人工清洗的原因座面可能積水，當人不注意時可能會弄濕褲子。因此發明人在座面最低處設置了漏水孔，這樣避免了座面積水，使得座面可以容易地變干。

　　假設經檢索只找到了座面沒有任何孔的曲面椅的對比文件，而在最低處打孔以便于排水顯然是本領域公知常識。因此，采用三步法，以檢索到的對比文件為最接近現有技術，則區別技術特征為“在座面的最低處設置有一個漏水孔”，該發明實際解決的技術問題是便于排水，由于在最低處打孔以便于排水是本領域公知常識，因此本發明的技術方案是顯而易見的，沒有創造性。

　　但是，如果仔細想想，我們經常會見到露天的曲面椅積水的情況，這時我們想到了什么？我們多半是自己擦干凈或者換一個干凈的椅子，我們會想到要提出或者解決“座面積水”的技術問題嗎？顯然，如果連技術問題都提出不來，又如何去解決該技術問題呢。

　　筆者以此曲面椅為例并非想證明該技術方案必定具有創造性，只是想強調簡單地套用三步法而忽略技術問題的提出來直接否定該技術方案的創造性似乎過于武斷。

　　示例二：技術問題已經超出了本領域技術人員的能力或水平
　　要求保護的發明涉及一種印刷設備，其特征是部件A采用不易變形的材料B。

　　該發明的背景技術部分說明了現有印刷設備的缺陷是印刷時紙張跑偏，發明人發現紙張跑偏的原因是印刷機使用一段時間后其中的部件A產生變形。

　　經檢索，對比文件1公開了類似的印刷設備，具有部件A。本發明權利要求要求保護的技術方案與現有技術的區別在于部件A使用材料B制造。使用材料B制造的零部件具有更好的剛性或不易變形是公知常識。現有技術中沒有公開或暗示印刷機使用一段時間后其中部件A產生變形會造成紙張跑偏。

　　如果簡單地套用三步法，會得出如下結論：對比文件1公開了一種印刷設備，權利要求要求保護的技術方案與對比文件1的區別在于部件A使用材料B制造，由此確定發明實際解決的技術問題是部件A的變形問題。而對于本領域技術人員來說，為防止部件變形，在一定的橫截面條件下使用不易變形的材料B制造是慣用的技術手段，因此在對比文件1的基礎上得到權利要求的技術方案是顯而易見的，即權利要求不具有創造性。

　　然而，如上文提到的，現有技術中沒有公開或暗示印刷機使用一段時間后其中部件A產生變形會造成紙張跑偏。換言之，本領域技術人員從現有技術中不可能找出紙張跑偏與部件A產生變形之間的聯系。

　　本發明所要解決的技術問題是“印刷時紙張跑偏”的問題，引起“印刷時紙張跑偏”的根本原因是“部件A的變形問題”。雖然解決“部件A的變形問題”的技術手段非常簡單，但找到該根本原因“部件A的變形”是不容易的，從而提出解決“部件A的變形問題”的技術手段對本領域技術人員來說是非顯而易見的，因此權利要求的技術方案是具有創造性的。

　　在此示例中，由區別技術特征“部件A使用材料B制造”而確定本發明所要解決的技術問題已經超出了本領域技術人員的能力或水平，但問題一經提出，其解決手段是顯而易見的，此時，發明與現有技術相比是非顯而易見的，具有創造性。

　　示例三：現有技術中不存在本發明要解決的技術問題
　　要求保護的發明涉及一種饋送固體藥劑的設備，包括饋送站、分配器、送料斗、饋送裝置、輸入站，其特征在于，分配器包括杯狀容器，杯狀容器具有將固體藥劑連續不斷地饋送進入輸入站的饋送軌道。

　　審查員在審查意見通知書中引用了兩篇對比文件D1和D2。盡管本發明的具體結構和對比文件D1相差較遠，但是由于權利要求在語言描述方面包括了較多的功能性模塊以獲得盡可能寬的保護范圍，因此就其描述和功能而言，審查員認為對比文件D1公開了一種饋送固體藥劑的設備，包括饋送站、分配器、送料斗、饋送裝置、輸入站。同時，對比文件D2也公開了一種分配器，其包括杯狀容器，杯狀容器具有饋送軌道，可以將需要饋送的物品饋送到目的地。

　　因此，以對比文件D1作為最接近的現有技術，本發明與對比文件D1的區別技術特征就在于“分配器包括杯狀容器，杯狀容器具有饋送軌道”。從該技術特征實際起的作用而言，就是為了將固體藥劑連續不斷地饋送進入輸入站。表面上看，審查員的審查意見是合理的，即現有技術存在將上述區別特征應用到最接近的現有技術D1以解決其存在的技術問題的啟示，即，本發明相對于對比文件D1和D2的結合是顯而易見的，本發明相對于現有技術沒有創造性。

　　然而，仔細分析對比文件D1，我們發現對比文件D1的技術方案本身已經是一個非常完整和完善的技術方案，它通過對送料斗進行振動或通過旋轉布置在送料斗下面的管道（對應于本發明的饋送裝置）進行旋轉而將固體藥劑饋送到輸入站。對比文件D1中根本就不存在將固體藥劑連續饋送到輸入站的技術問題，因此，即使如審查員所言，對比文件D2公開了“一種分配器，其包括杯狀容器，杯狀容器具有饋送軌道，可以將需要饋送的物品饋送到目的地”，本領域技術人員也沒有必要、沒有動機在對比文件D1所述的技術方案中引入對比文件D2所述的分配器來實現饋送固體藥劑的功能，因為對比文件D1的方案中饋送固體藥劑的功能本身已經很完善，引入多余的結構只會是畫蛇添足。

　　因此，最終歸結到技術啟示方面，可以認為由于本領域技術人員不會面對審查員提到的技術問題，因此沒有動機改進對比文件D1的技術方案，也就沒有動機結合對比文件D1和D2，因此現有技術也就沒有給出將所述區別技術特征應用于最接近現有技術D1中的技術啟示，所以本發明相對于現有技術是非顯而易見的，即，具有突出的實質性特點。

　　三、結語
　　通過以上具體示例可以看出，盡管三步法是用于判斷創造性的最常用的方法，但是其卻不是唯一的方法。特別是，由于三步法中忽略了提出或發現技術問題中所包含的非顯而易見性，簡單地套用三步法會錯殺許多真正具有創造性的發明。因此，在判斷一項發明是否具有創造性或非顯而易見性時，應該全面考慮從提出技術問題到解決技術問題的整個過程的非顯而易見性。將二者割裂開來往往會導致“事后諸葛亮”的錯誤。

　　當然，對創造性判斷所應該考慮的因素還有其他許多例如發明的目的、動機等，筆者在此僅以技術問題在創造性判斷中所起的作用為例進行了一些初步探討，以上論述若有疏漏之處，歡迎大家批評指正。

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