淺談改劣特征的存在形態

2007-12-05

文/北京集佳知識產權代理有限公司逯長明

在諸多專利侵權行為中，有一種行為是通過獨立專利權利要求中必要技術特征的非本質改變，即改劣實現的。特征改劣形成的改劣特征，指由于侵權的目的而刻意省略或變造權利要求中必要技術特征而產生的變形特征。侵權人為了逃避侵權，可能會以特征改劣的手段省略、變造被侵專利權利要求中的至少一個必要技術特征，使侵權產品擁有的技術特征與專利權利要求包含的技術特征在形式上不相同，盡管這種行為不能引發技術方案的實質性變化或功能/效果的提升，但卻容易達到侵權而又不受懲罰的目的。實踐中，確實存在一些包括“改劣”特征的技術方案本身完全不同于專利技術的情況，然而，由于涉及改劣特征的技術方案會有多種表現形式，真正的侵權人會利用這些表現形式的多樣性作不侵權抗辯，而且，這些不同的表現形式還會影響被控侵權產品是否侵權的判斷，因此，討論改劣特征的存在形態，對于判斷是否存在改劣行為導致的侵權有參考作用。

第一種改劣特征的存在形態為省略形態，由專利權利要求中至少一個必要技術特征的省略而形成。這是改劣特征的最簡形態。實踐中，專利技術特征的省略或變造可能難以逃脫侵權的指控，也可能孕育一個新的發明創造，區分侵權還是新發明的關鍵，要看被控侵權產品與專利權利要求限定的技術方案對要解決技術問題的影響和產生的效果。按照北京市高級人民法院《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第41條的規定，對于故意省略專利權利要求中個別必要技術特征，使其技術方案成為在性能和效果上均不如專利技術方案優越的變劣技術方案，而且這一變劣技術方案明顯是由于省略該必要技術特征造成的，應當適用等同原則認定構成侵犯專利權。

可見，第一，一項省略權利要求中必要技術特征的發明，是侵權，還是新的發明，與專利文件的記載有直接的關系。如果專利文件的撰寫恰當，使權利要求1所描述的技術方案確實記載了必要技術特征，那么，無論這些特征是起完整作用的公知特征（前述部分的特征），還是對技術方案的新功能或效果起作用的區別特征，都會在說明書中得到詳細、完整的說明，以及對功能、效果貢獻的說明，或者對所要解決的技術問題貢獻的說明。由于認定一項技術方案是否屬于省略侵權，需要結合專利說明書對所省略技術特征的說明，看這一技術特征在該發明中到底起什么作用。只有當專利說明書中對這一技術特征的描述與專利技術方案所要解決的技術問題有關時，才有可能被認定是省略侵權。這時，說明書的撰寫水平對侵權判定就有直接的影響。如果撰寫失誤，即說明書的記載不恰當或不到位，尤其是有關區別特征的記載有缺陷，例如，專利權利要求1中記載了非必要技術特征，就會不利于權利人。

第二，必要技術特征的省略通常會引起被控侵權技術方案的改變，這種改變使對省略侵權的判斷變得更復雜，會被侵權人利用作不侵權抗辯。對于一個技術方案來說，必要技術特征的屬性是不相同的，以裝置技術方案為例，必要技術特征可能是實體特征、實體間關系特征以及限定特征。如果省略了實體特征，實體間原有的聯系環節一定會發生變化，因此會導致其它實體間關系特征的改變。如果這種改變使裝置的特有功能或效果（由必要技術特征貢獻的功能或效果）沒有減少或變劣，則實體特征的省略導致了一個新的發明，否則，實體特征的省略就可能意味者侵權。同樣，實體間關系特征的省略，也會使實體間原有的聯系環節發生變化，這種省略是否侵權，也需要通過裝置的特有功能或效果是否變化或變化的趨勢判斷。限定特征的省略，等于減少或消除了被限定特征的約束，這時，被限定特征的外延可能發生變化，但這種變化是實質性變化還是等同變化，仍然需要考察裝置的特有功能或效果是否變化或變化的趨勢，進一步通過等同原則判斷。

第三，必要技術特征的省略，必然導致功能或效果的減少或降低，否則，省略的就不是必要技術特征，在這種情況下，專利申請文件的撰寫質量對判斷侵權將起重要作用。

第二種改劣特征的存在形態為等同改變形態，由專利權利要求中至少一個必要技術特征等價變形而形成。在理想狀態下，即申請文件，尤其是權利要求的撰寫沒有失誤，通過必要技術特征的省略來達到侵權目的通常很困難，強迫省略必要技術特征，可能導致產品或方法沒有意義（如果考慮到這點，則獨立要求的特征通常需要在說明書中詳細記載，既要對功能、效果有貢獻，又要有對概括的特征有足夠的支持，等等。）。在這種情況下，將獨立權利要求中的必要技術特征采用等價的手段，用其它等效的特征替換，使必要技術特征出現形式上的不同，從而達到不侵權的目的。

利用等同特征實施特征的改劣，通常是利用申請文件的缺陷實現的。任何發明和侵權無不基于或收獲于對在先技術的仔細鉆研。等同改劣的實施，對于申請文件的下述情形有不同的等同機會：1、權利要求有足夠多的實施例支持，保護范圍較寬；2、權利要求只有有限個實施例支持，保護范圍有限；3、權利要求有1個實施例支持，范圍較窄。由于任何改劣特征在具體實施時都需要具體化或實例化，在第1種情形下，改劣特征通常會落入概括的權利要求的保護范圍，這是因為專利權利要求中記載的必要技術特征采用的是上位概念特征，而被控侵權物（產品或方法）采用的是相應的下位概念特征時，則被控侵權物（產品或方法）落入專利權的保護范圍。而在第二種情形下，則會出現判斷的不確定性，認定是否等同改劣的標準，看等同特征是否落入權利要求的范圍，如果落入，與第一種情形相同，否則與第三種情形相同。在第三種情形下，包括等價特征的被控侵權物表面上沒有落入權利要求的保護范圍。但是，應當考慮下述問題：1、被控侵權物與專利獨立權利要求所描述的技術方案整體上是否具有基本相同的技術構思；2、根據公知技術是否容易得到等價特征；3、包括等價特征的被控侵權物的技術效果是否相當于或低于專利技術。上述三個問題如果同時回答“是”，則應當考慮認定等價特征為改劣特征。值得注意的是，還可以考慮等價特征在具體實施時的成本等作為輔助判斷標準。在得到上述問題的肯定回答時，意味著得到等價特征不但無需投入創造性的勞動，而且由于等價特征所貢獻的技術方案與權利要求所述的技術方案整體上具有相同或相應的技術構思，例如相同或相應的原理，使等價特征更具顯而易見性。更進一步，由于等價特征的技術效果沒有優于專利技術，使被控侵權物缺乏技術上的貢獻而更具“等同”性。因此，考慮上述問題的答案有利于對改劣特征的認定和公平。

一種觀點認為，既然權利要求沒有能夠將等價特征限制在保護范圍內，要么是客觀事實使然，要么是申請文件撰寫失誤，無論什么情況，都不應將限制加于被控侵權物。事實上，按照何種標準認定等同，不是理論問題，而是利益平衡問題。由于我國專利制度起步較晚，發展程度和水平還處于較低層次，因此，從鼓勵技術創新的原則觸發，適當程度的等同認定可能有利于技術的發展和保護。

對于侵權者來說，使改劣特征以等同改變形態存在，最主要的目的是使被控侵權物保持被“改劣”特征的功能和作用，以免被控侵權物功能或效果的降低而失去市場價值，同時又能夠逃避由于侵權而承擔的風險。

第三種改劣特征的存在形態為等同復雜形態，由專利權利要求中至少一個必要技術特征再附加新的特性，或者將至少一個必要技術特征經等價變形或分解后后再附加新的特性，構成的一個或多個呈現多種功能或效果（有的功能或效果是增加的）的新特征，其中包括權利要求中涉嫌改劣特征對應特征的全部功能和效果。這樣，必要技術特征或等價變形后的特征與被控侵權物中其它特征的關系就不僅限于權利要求中記載的相應關系，特征間關系將更復雜，因此大大增加了特征辨析的難度，更容易逃脫侵權指控。

對于處于等同復雜形態的改劣特征的辨析，首先應當以權利要求中的技術特征為基準，找出涉嫌改劣的特征，即找出與權利要求中的完成功能相同而形態不同的特征，然后根據其技術貢獻進行判斷。由于被控侵權物中的涉嫌的改劣特征與其周邊特征的關系更復雜，因此要分析涉嫌改劣特征與權利要求中的對應特征是否完成相同的功能，以及在技術效果上是否相同或相應，如果是，無論該涉嫌改劣特征與被控侵權物中其它另外的、不同于權利要求特征集合中的特征關系如何，以及是否產生新的功能，都可以認定該特征與權利要求特征集合中相應特征組成的集合沒有新的技術貢獻，該涉嫌改劣特征容易被被認定，盡管其可能獨立，或與被控侵權物中其它特征組合產生新的功能。此時的改劣特征可能具有功能或效果的多面性和多種復雜的特征關系，但是，判斷其是否改劣特征的關鍵，在于考察被控侵權物中包括涉嫌改劣特征的與權利要求特征集合相應的特征集合是否作出了新的技術貢獻。這時，對于涉嫌改劣特征，僅需考慮與特征集合中其它特征有關系的部分，而無需考慮整體，其余部分可以看作是對原有特征集合的增加，因此，可以認定被控侵權物具有的特征集合完全覆蓋了權利要求的特征集合，適用等同原則判定侵權。

實踐中，處于等同復雜形態的涉嫌改劣特征通常具有更多的功能和效果，對其的辨析，需要去除對與權利要求特征集合相應的特征集合沒有貢獻的部分。應當承認，侵權者為逃避侵權指控通常要采用多種手段，通過省略必要技術特征的方式往往會付出較大的代價，既不容易成功，也容易被識別。而保留原有特征不會付出功能或效果的代價，可以保持產品或方法的性能，同時在原有特征基礎上使特征復雜化，會導致功能或效果的增加或改變，既不容易被識別，還會由于獲得附加的功能或效果而贏得商業上的成功，如果專利申請文件缺少有效的從屬權利要求，還會得到申請新專利的機會。另一方面，獨立權利要求如果范圍過寬，技術方案的功能或效果將很有限，特征的等同復雜形態導致的功能或效果會使改劣特征的辨析變得更困難；如果獨立權利范圍過窄，又會為真正的技術改進留下更多的機會，從這點來說，申請文件的質量會影響等同改劣特征存在的機會。

之所以使技術特征處于等同復雜形態，唯一的目的就是使人們相信被控侵權物（產品或方法）的技術特征與專利權利要求中對應必要技術特征相比，有一項或者一項以上的技術特征有本質區別，通過使被控侵權物（產品或方法）采用的技術特征在功能、效果明顯多于專利獨立權利要求中對應的必要技術特征產生的效果，即通過增加的功能或效果代替獨立權利要求技術方案導致的功能或效果的優化，使人們相信這種變化具有實質性的改進，而不是顯而易見的。

第四種為等同分體復雜形態，由專利權利要求中至少一個必要技術特征分解為兩個以上特征后再附加新的特性，或者將至少一個必要技術特征經分解且變形后再附加新的特性，構成的一個或多個呈現多種功能或效果，且包括權利要求中相應特征對應的全部功能和效果。

處于第四種形態的改劣特征比上述第三種形態的改劣特征更具復雜性，但是對其的辨析，仍然需要以權利要求特征集合中的技術特征為基準，找出涉嫌改劣的特征，然后再根據其技術貢獻進行判斷。實踐中，改劣特征存在形態可能更復雜，盡管處于這種狀態的特征實際中更難辨析，但是，通過參考權利要求中特征的技術貢獻，考察涉嫌改劣特征的技術貢獻，即看涉嫌改劣特征或其與權利要求特征集合中的相應特征對應的部分對要解決的技術問題是否有新貢獻，可幫助確定該特征是否改劣特征。

通常，考察涉嫌改劣特征是否存在技術上的貢獻，要參考申請文件要解決的技術問題，產生的技術效果以及具體方案的記載、說明書對權利要求書的支持程度等方面綜合判斷，判斷時還可以通過產品或方法的功能或效果是否增加，如果與要解決的技術問題有關的功能或效果有增加，還要看增加的部分是否為涉嫌特征所導致，如果是，則不能認定該特征為改劣特征，否則，由于功能或效果的增加由附加特征所導致，此時的處理就要參考所述功能或效果沒有增加時的處理方式，即要考察涉嫌改劣特征是否具有顯而易見性，如果沒有，也不能認定該特征為改劣特征。需要指出，顯而易見性的判斷除應滿足審查指南的要求外，還要參考權利要求中相應特征的概括程度，以及參考涉嫌改劣特征對哪些功能或效果有技術貢獻，以及貢獻的程度。無論改劣特征以什么樣的形態存在，對一個涉嫌侵權的產品或方法來說，被認定的改劣特征的一個基本特性，是不能在相應技術特征集合的范圍內，導致被控侵權物功能或效果的提升。

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